Al fine della concessione del brevetto industriale, il compito dell'ufficio centrale dei brevetti (e, poi, della commissione dei ricorsi, in sede di impugnativa) - Secondo la previsione dell'art. 31 del r.D. 29 giugno 1939 n. 1127 (anche dopo le modifiche introdotte dal d.P.R. 22 giugno 1979 n. 338) - Non si esaurisce nel riscontro delle regolarita' formali della domanda, nonche' della liceita' ed industrialita' del trovato, ma si estende anche all'accertamento del requisito della sua novita' estrinseca ed intrinseca, nell'ambito di una delibazione sommaria condotta alla stregua degli atti, e senza specifiche ricerche od indagini tecniche afferenti al valore scientifico ed economico del ritrovato. Peraltro, proprio in ragioni dei limiti entro cui puo' essere esercitato, dai predetti uffici, un tale controllo preliminare di novita' e di livello inventivo del trovato, va data dai medesimi adeguata motivazione (anche con riguardo alle correzioni ed integrazioni della domanda formulata dalla parte ex art. 26 r.D. 1940 n. 244) della eventuale decisione di rigetto dell'istanza, per difetto dei menzionati requisiti, tenendo conto dei pregressi ritrovati, dello stato della scienza e della tecnica anche con riguardo al notorio, in ragione, cioe', della conoscenza di una persona di media cultura. ANNO/NUMERO: 1990 7218 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
SENTENZA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente " Paolo VERCELLONE Rel. Consigliere " Pietro PANNELLA " " Vincenzo BALDASSARRE " " Gian Carlo BIBOLINI " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PAVEL Andreas, elett. dom. in Roma, Viale B. Buozzi n.51, c-o l'avv. Stefano Sandri, che lo rapp. e difende giusta delega in atti. Ricorrente contro MINISTERO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO, in persona del legale rapp. p.t. elett. dom. in Roma, Via dei Portoghesi n.12, c-o l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e difende ope legis. Controricorrente e contro UFFICIO CENTRALE BREVETTI. Intimato Avverso la sentenza della Comm. dei ricorsi contro i provvedimenti dell'ufficio Centrale Brevetti dep. in data 16-11-1987; Udita la relazione svolta dal Cons. dott. Paolo Vercellone. Udito per il ricorrente l'avv. Sandri; Udito per il resistente l'avv. Fiumara; Udito il P.M. dott. Renato Golia, che ha concluso per il rigetto del 1 motivo. Accoglimento del 2 e 3 . Assorbimento del 4 mot. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio centrale dei brevetti ha respinto la richiesta di brevetto per invenzione formulata dal sig. Andreas Pavel in quanto, avendo rilevato che il risultato indicato si poteva ottenere con accorgimenti di comune esperienza ed avendo concesso un termine di sessanta giorni per eventuali controdeduzioni, il termine era decorso inutilmente e l'ufficio, rilevata l'inottemperanza, non poteva che confermare quanto in precedenza rilevato. Su ricorso di Pavel (a mezzo del suo mandatario Cicogna) si e' pronunciata la Commissione dei ricorsi ex art. 71 r.d. 29 giugno 1939 n.1127 come revisionato dal D.P.R. 22 giungo 1979 n.338. La Commissione ha ritenuto che erroneamente l'Ufficio brevetti aveva respinto la domanda per mancata risposta alla lettera di rilievi. Ma ugualmente ha confermato la reiezione della domanda "posto che i chiarimenti forniti dal richiedente sono talmente contraddittori che ancora oggi non e' dato di sapere quale realmente sia l'oggetto della domandata protezione". Secondo la Commissione, nella originaria domanda si diceva che l'invenzione consisteva nella cintura atta ad alloggiare le apparecchiature elettroniche; nel ricorso che l'invenzione consisteva nella combinazione delle varie parti; nella discussione orale che consisteva nelle apparecchiature elettroniche; nella memoria, infine si era tornati al concetto di combinazione: inevitabile era, allora, il rigetto della domanda di brevetto volta ad ottenere l'esclusiva su di un quid ottenibile con i dati della comune esperienza, non essendo consentito, con i successivi chiarimenti, di mutare radicalmente l'oggetto della domanda. La decisione della Commissione (20 giugno 1987) terminava osservando che il ricorrente avrebbe potuto presentare altra domanda qualora oggetto della richiesta protezione fosse qualcosa di diverso dalla "cintura". Contro questa decisione Andreas Pavel ha proposto ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. rep.-; Il ricorso e' articolato su quattro motivi. Resiste con controricorso il Ministero per l'industria, commercio ed artigianato. MOTIVI DELLA DECISIONE Si denuncia col primo motivo violazione degli artt. 12 e 31 Legge sui brevetti (d'ora innanzi indicata come L.B.). Si lamenta essersi omesso, da parte dell'Ufficio, il preliminare esame della corrispondenza del titolo all'oggetto della invenzione. Si sostiene poi, e soprattutto, che l'Ufficio e la Commissione non avrebbe il potere - dovere di controllare se il trovato implichi o non una attivita' inventiva: l'art. 31 L.B. non prevede, secondo il ricorrente, un controllo generalizzato di tutti i requisiti ex art. 12 stessa legge. La mancata previsione di strumenti idonei all'accertamento escluderebbe ogni facolta' di controllo anche come potere in se'; l'art. 31 non richiama l'art. 14; e' escluso comunque dall'esame il valore tecnico ed economico dell'invenzione. Ci si duole infine del fatto che la Commissione si sia limitata ad affermare, senza alcuna motivazione, che il trovato sarebbe ottenibile con i dati della comune esperienza. Il secondo motivo investe la decisione impugnata per asserita violazione dell'art. 28 L.B. e 26 regolamento. Si afferma che non vi sarebbe stato un mutamento radicale della domanda ma soltanto, come e' ora lecito ed ammissibile, una correzione ed integrazione della domanda volta a ridefinire l'oggetto dell'invenzione, sempre partendo da elementi presenti nella domanda iniziale. Quanto al terzo motivo si afferma l'erroneita' dei criteri usati per l'esame del requisito ex art. 14 (pur effettuato, tale esame, in carenza di potere). Secondo il ricorrente l'invenzione della quale si chiede la tutela e' una combinazione di elementi di apparecchiature gia' note, ove nuovo e brevettabile e' il principio di coordinazione di quegli elementi per conseguire un progresso sia pure di modesto valore nel patrimonio della tecnica industriale. L'intuizione sarebbe stata quella di affrontare il problema della riproduzione portatile del suono stereofonico rinunciando completamente alla riproduzione nell'aria attraverso la soppressione degli altoparlanti e utilizzando il collegamento diretto tra la cuffia d'ascolto. Questo, secondo il ricorrente, era stato spiegato nel ricorso, in questo senso era la prima rivendicazione nel testo finale della domanda. Non poteva dunque la Commissione limitarsi ad affermare apoditticamente che il "quid" era ottenibile con i dati della comune esperienza: ne' ancor piu', poteva affermarsi che "non e' dato sapere quale realmente sia l'oggetto della domandata protezione. Col quarto motivo, infine, si denuncia omessa pronuncia sulla richiesta, pur formulata espressamente, circa la conversione della domanda per invenzione industriale a domanda per brevetto di utilita' ex art. 7 L. 14.12.1987 n.60. Il ricorso puo' essere esaminato nell'insieme dei suoi motivi. Va premesso l'irrilevanza, per questo caso, della eventuale omissione, da parte dell'Ufficio dei brevetti, dell'esame della corrispondenza del titolo all'oggetto dell'invenzione. Si tratta di un preliminare esame circa la correttezza formale della domanda. L'omissione non importa conseguenza negative per il richiedente il brevetto se, come nel caso in esame, l'Ufficio ha poi proseguito nell'esame sostanziale ex art. 31 legge sui brevetti, dando cioe' per scontato che sussistesse la corrispondenza richiesta. Quanto alla doglianza fondamentale, non potere cioe' l'Ufficio (e poi la Commissione dei ricorsi in sede di impugnativa) esaminare se l'invenzione abbia i requisiti della novita' obiettiva e del livello inventivo, non ritiene questa Corte di discostarsi della sua pluridecennale giurisprudenza, anche di recente confermata da Cass. 3169 del 14 maggio 1981, conforme del resto alla piu' accreditata dottrina. La disciplina positiva e' sostanzialmente uguale nei due testi dell'art. 31, il testo procedente e quello attuale dopo la riforma del 22 giugno 1979. E' pur uguale il motivo di fondo che giustifica questa disciplina. Il legislatore ha persistito nella scelta di escludere il sistema dell'approfondito controllo preventivo dei requisiti di brevettabilita' per quanto riguarda la novita' (in senso lato comprensivo del livello inventivo) della pretesa invenzione. Il sistema del controllo preventivo esige una organizzazione dell'Ufficio brevetti adeguata all'importanza, complessita' e difficolta' del compito che gli sarebbe imposto. Di fronte a questa constatazione lo Stato Italiano ha rinunciato ad entrare nel novero dei Paesi che aderiscono al sistema del controllo preventivo della novita', controllo che pur e' ora proprio dell'organismo per la concessione dei brevetti europei (Convenzione di Monaco 5 ottobre 1973). Che tale sia stata e continui ad essere la scelta risulta chiaramente dal testo dell'art. 31. In esso non si fa riferimento agli artt. 14 e 16 nei quali vengono definiti il concetto di novita' e di attivita' inventiva: mentre e' a quelli che dovrebbe confrontarsi l'Ufficio centrale se dovesse davvero, nell'esame della domanda, accertare se il trovato sia obiettivamente nuovo ed implichi una attivita' inventiva. Si fa' invece riferimento agli artt. 12 e 13. Il quadro risulta chiaro per quanto riguardo i commi secondi di quei due articoli e il comma terzo dell'art. 12. Con entrambe le disposizioni, infatti, si e' esclusa l'attribuzione di diritti esclusivi su intere categorie di idee, identificate in base ad elementi estranei alle novita' o attivita' inventiva. Nuove o no, artigianali o no, le idee in questione o non sono brevettabili o nemmeno possono essere considerate invenzioni. L'ufficio dei brevetti ha dunque il dovere di procedere ad un esame preliminare in funzione della appartenenza o no di quanto descritto nella domanda ad una di quelle categorie. Se vi appartiene, e per questo solo fatto, la domanda deve essere respinta dall'Ufficio centrale. La scelta e' perfettamente coerente. Il tipo di indagine attribuito alla competenza dell'Ufficio centrale non coinvolge ricerche esterne al contenuto della domanda: l'ufficio non ha da fare confronti tra quello e altri brevetti gia' concessi, ad altre domanda in corso, allo stato della tecnica ex art. 14 e 16; e' dunque una indagine che puo' fare da se', cosi' come strutturato, senza una organizzazione in grado di fare le adeguate ricerche appunto all'esterno della domanda sotto esame. Per lo stesso motivo l'Ufficio e' competente ad accertare se (13 comma 1) la invenzione oggetto della domanda (la sua attuazione o la sua pubblicazione) e' contraria all'ordine o al buon costume. Qui la valutazione e' fatta raffrontando il contenuto della domanda con un elemento esterno ad essa, cioe' l'ordine pubblico ed il buon costume, ma si tratta di elemento la cui conoscenza puo' l'ufficio centrale ottenere da se' senza necessita' di ricerche a carattere tecnico. Ne' la chiarezza del quadro appare offuscata dalla circostanza che il richiamo ex art. 31 non e' limitato al secondo comma dell'art. 12 ma riguarda anche il primo comma di esso la' dove si afferma la regola generale per cui "Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attivita' inventiva e sono atte a avere una applicazione industriale". Certo, questo riferimento lascia intravedere, cosi' come appunto e' stato costantemente riaffermato da questa Suprema Corte, che l'Ufficio centrale possa anche respingere una domanda se ritiene che il trovato non e' una invenzione brevettabile nel senso indicato dall'art. 12: cioe' non e' nuova o non implica attivita' inventiva o non e' atta ad avere applicazione industriale. Ma cio' potra' fare soltanto se questa sua decisione di reiezione della domanda sia conseguenza di una attivita' che non richieda ricerche all'esterno della domanda: se cioe' la decisione possa farsi, anche in questa ipotesi, centrando l'esame soltanto sull'oggetto del trovato. In sostanza, all'ufficio e' dato soltanto di escludere dalla brevettazione quei prodotti o quei procedimenti che immediatamente, all'analisi diretta, risultano non invenzioni o invenzioni non brevettabili: a) o perche' rientrano nelle categorie di cui ai commi 2 e 3 art. 12 e 2 art. 13. b) o perche' la brevettabilita' e' esclusa a norma del 1 comma dell'art. 13. c) o perche' il trovato appaia immediatamente privo di novita' o di livello inventivo o di idoneita' ad applicazione industriale in base ad un confronto tra contenuto della domanda e nozioni di comune esperienza quali disponibili ad un soggetto che non abbia fatto specifiche ricerche di anteriorita' o relativamente allo stato della tecnica per quel ramo che e' interessato dalla domanda presentata all'Ufficio. Ipotesi tutte, come si e' gia' accennato, in cui l'ufficio e' in grado di dare una decisione senza ricorrere a quelle indagini esterne (anche il ricorso alla "comune esperienza" e' interno) che non gli sono consentite proprio perche' non gli sono stati affidati strumenti idonei a dare esito soddisfacente alle ricerche. Il tipo di controllo sub c), ovviamente, e' ammissibile solo se non riguarda (art. 31 c.2) il valore tecnico od economico dell'invenzione. Ma questo esame, sempre vietato, non ha nulla a che vedere col problema dell'esame di novita' e di livello inventivo, intendendosi la formula "valore tecnico ed economico" come una espressione unitaria che riguarda la valutazione dei nuovi ritrovati nell'ambito di un giudizio relativo al loro valore scientifico ed economico. E' un divieto, questo, teso a impedire che sottovalutazione, ben frequenti, dal valore scientifico ed economico (le C.d. invenzioni impossibili od assurde) possono portare ad escludere dalla brevettazione invenzioni che si rivelassero poi di grande portata. In sostanza si tratta del ricorrente divieto, non solo per gli uffici brevetti ma anche per l'autorita' giudiziaria ordinaria in sede di accertamento di validita' del brevetto; di valutare il "merito" dell'invenzione. La doglianza del ricorrente contenuta nella parte essenziale nel primo motivo pare dunque infondata. Non ogni facolta' di controllo sulla sussistenza della novita' e, qui specialmente importante, della attivita' inventiva, e' interdetta all'Ufficio di brevetti e poi alla Commissione; e' ammessa, come si e' visto, quella limitata facolta' cui prima si e' fatto cenno. Ma il ricorso va ugualmente accolto seguendo due linee logiche, prospettate sia nel primo che nel secondo motivo di esso. La prima linea si diparte da quanto fin quei detto per cio' che riguarda gli stretti confini della facolta' dell'Ufficio e poi della Commissione di procedere ad un esame della novita' o del livello inventivo. Proprio perche' si tratta di una facolta' assai limitata, gli organi investiti di essa, debbono dare una motivazione adeguata quando intendono respingere la domanda per supposta carenza di novita' o di attivita' inventiva. Di questa motivazione non c'e' traccia nella decisione impugnata. Non basta affermare (pag. 4 della decisione, in fondo) che con la domanda era stata domandata la protezione di un quid ottenibile con i dati della comune esperienza. Occorre invece dimostrare che: a) gia' in precedenza lo lo stesso risultato era stato ottenuto con gli stessi mezzi (carenza di novita' obiettiva). per questa ipotesi indicando quali siano gli antecedenti obiettivi, cioe' quando, come e da chi quel risultato gia' sia stato ottenuto con quegli stessi mezzi. b) Pur non essendovi antecedenti obiettivi concretamente accertati, tuttavia dallo stato della tecnica risulta in modo evidente la possibilita' di ottenere quel risultato con quei mezzi (carenza di attivita' inventiva): per questa seconda ipotesi indicando quale sia lo stato della tecnica relativamente a quel ramo e specificando come e perche' la c.d. invenzione di cui alla domanda non sia altro che un corollario agevolmente desumibile da quell'accertato preventivamente stato della tecnica. c) L'una e l'altra dimostrazione siano state possibili mediante la sola valutazione diretta ed immediata dell'oggetto della domanda, senza cioe' ricorrere ad indagini piu' o meno stese, piu' o meno approfondite, ma soltanto al confronto tra la domanda e quanto gia' notorio; dovendosi qui precisare che per notorio non si deve gia' MOTIVI DELLA DECISIONE intendere cio' che sa una persona esperta del ramo (art. 16 legge sui brevetti) ma cio' che sa o puo' sapere una persona di media cultura che viva nel modo e sia attenta ai suoi mutamenti. La seconda linea ha riguardo all'art. 26 del regolamento di cui al r.d. 5 febbraio 1940 n.244, anch'esso modificato dal d.p.r. 22 giugno 1979. Il richiedente ha facolta' di correggere ed integrare descrizione e rivendicazioni. In funzione di questa facolta' l'ufficio e eventualmente la Commissione puo' chiedere chiarimenti nell'ipotesi di formulazione poco chiara della domanda, onde sollecitare correzione ed integrazioni di descrizione e rivendicazioni. Quando tali chiarimenti sono stati forniti ma l'Ufficio o la Commissione ritiene che in base a quelli si tratterebbe di un vero mutamento radicale della domanda, correttamente l'organo decidente prende in esame solo la domanda iniziale. Ma anche in questa ipotesi l'organo deve dare conto in modo adeguato del perche' abbia ritenuto che non si trattasse di chiarimenti per meglio spiegare il contenuto della primitiva domanda: e cio' specialmente quando, come nel caso in esame, si era insistito sul fatto che la novita' consisteva non gia' nei singoli elementi descritti ma nel nuovo risultato ottenibile mediante la combinazione di essi. Anche questa adeguata motivazione e' mancata, affermandosi apoditticamente dalla Commissione che ancor oggi non e' dato di sapere quale realmente sia l'oggetto della domandata protezione. Rilevata la fondatezza di questi aspetti dei motivi primo, secondo e terzo, questa Corte deve cassare, ex art. 111 della Costituzione, la decisione impugnata. La Commissione dei ricorsi dovra', nella sua nuova decisione attenersi agli enunciati principi di diritto al fine di determinare quale sia l'oggetto della domanda anche a seguito dei chiarimenti forniti e se o meno il trovato si presenti a tutta evidenza, per le sole conoscenze di persona dotata di media cultura, sfornito di novita' oggettiva o non implicante attivita' inventiva, pronunciandosi pure, se necessario, sulla subordinata richiesta di convenzione della domanda. Pare opportuna la compensazione totale delle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la decisione impugnata e rinvia, per nuova decisione, alla medesima Commissione dei ricorsi. Compensa integralmente le spese di questa fase del giudizio. Roma 7 marzo 1989.
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