L'UAMI e il Protocollo di Madrid
L’UAMI si rallegra dell’adesione della Comunità europea al Protocollo di Madrid. Si istituisce così un collegamento tra il sistema del Protocollo di Madrid e quello del marchio comunitario, e si schiude quindi la possibilità di ottenere vuoi un marchio comunitario (MC) vuoi marchi nazionali basati su un marchio comunitario.
Informazioni
Gli esperti dell'UAMI forniranno ulteriori informazioni su questo nuovo collegamento nel corso dei seguenti eventi:
Le conseguenze per il sistema del marchio comunitario
Il Protocollo di Madrid è uno strumento essenziale per la protezione dei marchi nel mondo intero. Si tratta di un sistema di registrazione internazionale amministrato dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI- http://www.wipo.org/)
A far data dal 1º ottobre 2004, come conseguenza dell’adesione della CE al Protocollo di Madrid, i titolari di marchi avranno, infatti, a disposizione due possibilità:
1. Estendere la protezione del MC a livello internazionale. Una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario registrato possono essere utilizzati come base per una domanda internazionale
a- La domanda di registrazione internazione può essere presentata utilizzando il modulo MM2 fornito dall'OMPI http://www.wipo.int/madrid/en/forms/index.htm o utilizzando il modulo fornito dall'UAMI http://oami.eu.int/it/mark/madrid/forms.htm. La domanda di registrazione internazionale può essere redatta in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione europea.
È necessario indicare una lingua autorizzata dal Protocollo di Madrid (francese, inglese o spagnolo) che sarà dunque la lingua della domanda di registrazione internazionale;
b- la domanda può essere basata su un marchio comunitario registrato o su una domanda di marchio comunitario;
c- la domanda internazionale deve essere depositata direttamente presso l'UAMI dal titolare del marchio o dal suo rappresentante;
d- i richiedenti o i titolari di marchi comunitari devono essere cittadini di uno Stato membro dell'UE o avere il proprio domicilio, o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nel territorio dell'Unione europea;
e- una tassa di trasmissione di 300 euro deve essere corrisposta contestualmente al deposito della domanda internazionale;
Le tasse e gli emolumenti relativi alla domanda di registrazione internazionale devono essere versati direttamente all’OMPI (per ulteriori informazioni sul pagamento presso l’OMPI, v. il sito: http://www.wipo.int/madrid/en/fees/about_fees.html).
Qualsiasi pagamento che pervenga all’UAMI sarà restituito ai richiedenti.
f- l'UAMI verifica il contenuto e la completezza della domanda internazionale; g- l'UAMI quindi presenta elettronicamente la domanda internazionale all'Ufficio internazionale dell'OMPI.
Inoltre, l'UAMI è tenuto a notificare all'Ufficio internazionale dell'OMPI qualsiasi cambiamento di rilievo che possa avere ripercussioni sul marchio comunitario durante il periodo di dipendenza (cinque anni a decorrere dalla data della domanda internazionale).
2. Designazione della Comunità europea in una domanda internazionale
L'OMPI registra la domanda internazionale e successivamente notifica all'UAMI, per via elettronica, la designazione della Comunità europea.
Tale notifica attiva il decorso di un termine di 18 mesi entro il quale l'UAMI è tenuto a notificare all'OMPI l'esistenza di qualsiasi rifiuto provvisorio della protezione basato su impedimenti assoluti o relativi.
La designazione della Comunità europea produce lo stesso effetto di una domanda di marchio comunitario.
Esame svolto dall'UAMI:
1- Immediatamente dopo la ricezione, l'UAMI ripubblica automaticamente la registrazione internazionale nel Bollettino dei marchi comunitari in una nuova sezione M dedicata esclusivamente alle registrazioni internazionali (v. Vademecum).
Una domanda internazionale che designa la CE deve riportare l'indicazione di una seconda lingua, selezionata tra le lingue ufficiali dell'UAMI (spagnolo, tedesco, inglese, francese e italiano). Nel caso in cui non sia scelta una seconda lingua, l'UAMI rifiuterà la domanda e posporrà la sua ripubblicazione fino a quando non sarà disponibile la seconda lingua.
La tassa individuale applicata alle domande internazionali che designano la CE, nel caso di un marchio comunitario individuale è di 1875 euro (fino a tre classi) + una tassa di 400 euro per ogni classe oltre la terza. Qualora la designazione sia rifiutata, l'UAMI rimborserà l'importo corrispondente alla tassa di registrazione (1100 euro + una tassa di 200 euro per ogni classe oltre la terza).
2- Le rivendicazioni di preesistenza e le ricerche sono trattate con procedura parallela.
La preesistenza di una registrazione anteriore può essere rivendicata mediante modulo ufficiale separato (MM17) da allegare alla domanda internazionale. La preesistenza sarà esaminata sulla base dei documenti forniti dal richiedente.
Successivamente alla ripubblicazione, la domanda internazionale è soggetta alla procedura di ricerca, come le domande di marchio comunitario: l’UAMI svolge la ricerca nel registro dei marchi comunitari e nel registro internazionale, informando il titolare dei marchi comunitari anteriori e trasmette copia della registrazione internazionale che designa la Comunità europea all’ufficio centrale di ogni Stato membro che ha notificato la sua decisione di effettuare una ricerca nel proprio registro nazionale (la ricerca diverrà opzionale a partire dal 2008).
3- impedimenti assoluti alla registrazione e procedura di opposizione.
Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione:
L'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione inizia immediatamente dopo la ripubblicazione.
Qualora esista un impedimento assoluto alla registrazione, l’UAMI deve inviare, entro i 6 mesi successivi alla ripubblicazione, una notifica di rifiuto provvisorio all’OMPI.
Nel caso in cui il titolare di una registrazione internazionale non abbia il proprio domicilio nella CE, sarà invitato a nominare un rappresentante CE. Qualora nessun rappresentante CE sia nominato, l’UAMI emette una decisione di rifiuto definitiva.
La prima comunicazione è inviata al titolare via OMPI. In seguito, si stabilisce un canale di comunicazione diretto tra l’UAMI e il titolare o il suo rappresentante. In caso di mancata risoluzione del rifiuto, il titolare riceverà una decisione definitiva. È possibile presentare ricorso contro la decisione definitiva davanti alle Commissioni di ricorso. In seguito alla decisione divenuta definitiva, una notifica finale è inviata all’OMPI.
Se non ci sono impedimenti assoluti alla registrazione, l’Ufficio emette una prima informazione (dichiarazione) sulla concessione di protezione e l’invia all’OMPI. Questa dichiarazione possiede un effetto esclusivamente informativo ed è trasmessa al titolare prima di essere pubblicata nella Gazette Internationale (bollettino internazionale) e iscritta nel registro internazionale.
Esame degli impedimenti relativi:
È possibile proporre opposizione entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere sei mesi dopo la data di pubblicazione (tra il sesto e il nono mese). Le opposizioni proposte anteriormente a questo periodo si considereranno presentate il primo giorno del periodo di opposizione.
Nel caso in cui sia depositata un’opposizione, L’UAMI verifica la sua ammissibilità e quindi notifica all’OMPI un rifiuto provvisorio basato sull’opposizione. L’Ufficio tratterà l’opposizione e al termine della procedura di opposizione (dopo i ricorsi) notificherà all’OMPI l’esito finale: la protezione è rifiutata o accordata per una parte o per la totalità dei prodotti e servizi.
Nel caso in cui non sia depositata opposizione: se era stata inviata un’informazione sulla concessione di protezione, una dichiarazione di concessione di protezione è notificata all’OMPI. Qualora vi sia un rifiuto basato su impedimenti assoluti alla registrazione in attesa di risoluzione, la dichiarazione di concessione della protezione non è inviata.
Osservazioni di terzi:
È possibile indirizzare osservazioni a decorrere dalla data di ripubblicazione fino alla fine della procedura di opposizione, tuttavia entro e non oltre 18 mesi. Qualora l’Ufficio sollevi dubbi seri, notifica all’OMPI un rifiuto provvisorio. Questo sarà trattato secondo la prassi normale.
4. Dopo essere stata accettata per la Comunità europea, la domanda internazionale è pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari. A decorrere dalla data della seconda pubblicazione la designazione della Comunità europea acquisisce gli effetti di un marchio comunitario registrato ed è la data importante per il periodo d'utilizzo di cinque anni.
Nel caso in cui la designazione della Comunità europea non sia accettata dall'UAMI, è possibile convertirla in:
- domanda di marchio nazionale per gli Stati membri dell'UE,
- designazione degli Stati membri aderenti al Protocollo di Madrid.
Comunicazioni del presidente
Fonti
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Madrid Easy – guida sulle modalità di trattamento delle designazioni della Comunità europea da parte dell’UAMI –
disponibile solo in inglese -
Normativa europea
Normativa OMPI
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regolamenti comuni all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e al Protocollo di Madrid (ultima versione del 1º aprile 2002); [EN]
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notifica n. 160 – Protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale – adesione della Comunità europea.
[EN]
Altri link dell'OMPI
