A norma dell'art. 18 n. 5 del R.D. 21 giugno 1942 n. 929 (legge Marchi), non possono costituire oggetto di brevetto per marchio d'impresa le parole, figure o segni contenenti indicazioni non veritiere sull'origine dei prodotti o delle merci e tali da produrre un effetto di disorientamento del consumatore circa la provenienza del prodotto medesimo, ancorche' l'indicazione di localita' straniere voglia significare soltanto conformita' del prodotto a quelli creati in tali localita' (nel caso di specie la Corte ha cassato la decisione della Commissione dei ricorsi che, annullando il provvedimento di rigetto dell'Ufficio Centrale Brevetti aveva ritenuto brevettabile il marchio "New England" diretto a contraddistinguere prodotti di abbigliamento fabbricati in Italia).
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Italo BOLOGNA Presidente " Giuseppe BORRE' Rel. Consigliere " Rosario DE MUSIS " oggetto del marchio " Giancarlo BIBOLINI " " Vincenzo PROTO " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO nullità del marchio DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, UFFICIO CENTRALE BREVETTI, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis; Ricorrente contro UNIONE S.A.S. DI ENRICA MARTEGANI E C.; oggetto del marchio Intimata Avverso la decisione n. 4-88 della Commissione dei Ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Centrale dei Brevetti dep. 9.2.88; in data 30-10-87; udito per il ricorrente l'avv.to Braguglia che chiede l'accoglimento del ricorso; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore dr. Borre' il 16.3.92; udito il P.M., nella persona del oggetto del marchio Sostituto Procuratore Generale dr. Zema che conclude per nullità del marchio l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 20 marzo 1986 la Union s.a.s. di Enrica Martegani e C., di nazionalita' italiana, chiese un brevetto per un marchio di impresa consistente nella dicitura in grassetto "New England" nonche' n oggetto del marchio elle sottostanti diciture in carattere corsivo "Skirt, Tie of Underwear" e "Remo nullità del marchio Ruffini's choices", separate dalla figura di un cane, per contraddistinguere prodotti di abbigliamento e accessori. Dopo aver acquisito precisazioni circa la provenienza dei prodotti, con provvedimento 7 luglio 1987 l'Ufficio centrale dei brevetti respinse oggetto del marchio la domanda sul rilievo che il marchio proposto - e in particolare la dicitura "New England" - nullità del marchio potrebbe indurre in errore il consumatore sull'origine dei prodotti, facendogli credere che questi siano di provenienza inglese, quando sono, invece, fabbricati in Italia. La richiedente si gravo' alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti oggetto del marchio dell'Ufficio centrale brevetti, sostenendo che la dicitura "New England" e' espressione di fantasia e che nullità del marchio il richiamo ad una localita' geografica e' meramente allegorico e non puo' essere assunto come indicazione di provenienza. Con decisione del 9 febbraio 1988 la Commissione accolse il ricorso ed annullo' l'impugnato oggetto del marchio provvedimento dell'Ufficio centrale brevetti, cui rinvio' per nuovo esame. Rilevo' la Commissione che negli ultimi anni la propria nullità del marchio giurisprudenza aveva riconosciuto che nella prassi di numerose oggetto del marchio industrie si tende, senza che cio' implichi non veritiere indicazioni sull'origine dei prodotti, a uniformare questi ultimi ai modelli anglosassoni, e cio', soprattutto, nel campo dell'abbigliamento, dove il look non va disgiunto dalla etichetta oggetto del marchio e dove e' piu' sentita - per produttori e nullità del marchio nullità del marchio commercianti - la necessita' di "formalizzare" oggetto del marchio siffatto adeguamento mediante una etichettatura che non trae in inganno nessuno perche' tende soltanto a soddisfare un'esigenza formale. In questo quadro, l'uso della lingua inglese e addirittura il nome geografico (significativi, in sostanza, della conformita' dei prodotti a quelli di una citta' o localita' straniere) sono prepotentemente entrati nelle oggetto del marchio etichette, tanto da condizionare la stessa commerciabilita' del nullità del marchio prodotto; e poiche' tra etichette e marchio vi e' coincidenza, si e' presentata la necessita' di interpretare evolutivamente la disposizione di cui all'art. 18 n. 5 r.d. 21 giugno 1942 n. 929, quantomeno nel senso che la idoneita' a trarre in inganno il consumatore vada oggetto del marchio stabilita caso per caso. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Industria sulla base di due motivi. La societa' intimata non si e' costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE nullità del marchio 1. Con il primo motivo l ricorrente Ministero deduce violazione dell'art. 18 n. 5 r.d. 21 giugno 1942 n. 929, rilevando che tale oggetto del marchio disposizione, corrispondente all'art. 6 quinques B-3 della Convenzione Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e all'art. 3 bis dell'Accordo di Madrid (leggi 676 del 1967 e 424 del 1976), esclude che oggetto del marchio nullità del marchio possano costituire oggetto di brevetto per marchio di impresa "le parole, figure o segni contenenti indicazioni non veritiere sull'origine o sulla qualita' dei prodotti o merci, o comunque atti a trarre in inganno nella scelta di questi ultimi". Tale normativa e' violata, secondo il ricorrente, dalla decisione della Commissione, il cui preteso temperamento nullità del marchio interpretativo costituisce in realta' elusione del divieto di legge. La censura e' fondata. oggetto del marchio La richiamata disposizione della legge marchi e le corrispondenti norme internazionali hanno lo scopo di proteggere il consumatore nullità del marchio dall'eventualita' che il marchio, la cui funzione e' quella di contraddistinguere il prodotto, possa, per il suo contenuto, produrre un effetto di disorientamento del consumatore oggetto del marchio circa la qualita' o la provenienza del prodotto medesimo. La decisione impugnata si sforza di dar conto di una particolare "prassi" o "psicologia del mercato", che non solo nullità del marchio tollera ma richiede, specialmente nel campo dell'abbigliamento, un "processo di conformazione" al prodotto straniero. Una sorta di confondibilita' con oggetto del marchio questo sarebbe addirittura desiderata e condizionerebbe la nullità del marchio stessa commerciabilita' del prodotto nazionale. Tale spiegazione, pur non priva di interesse dal punto di vista sociologico, non vale tuttavia a sacrificare i valori, segnati da carattere di indisponibilita', a tutela dei quali si esige che la individuazione nullità del marchio del oggetto del marchio prodotto non avvenga mediante un marchio che ponga in pericolo la trasparenza circa qualita' ed origine oggetto del marchio del prodotto stesso. Invero non puo' dubitarsi che la riferita giurisprudenza della Commissione segni una linea interpretativa collidente con tali valori. In particolare l'affermazione, secondo cui la indicazione di localita' straniera significherebbe nullità del marchio soltanto conformita' del prodotto a quelli creati in tale localita', non solo non giustifica oggetto del marchio la prassi in questione, ma anzi ne evidenzia l'effetto di confusione per il consumatore, il quale non potrebbe piu' sapere se una certa indicazione di origine significa che il prodotto e' stato fabbricato in un paese oggetto del marchio straniero, oppure in Italia ma conformemente ai nullità del marchio prodotti creati nel paese straniero. Insomma l'interpretazione fatta propri dalla decisione impugnata non ha, come pretende, carattere evolutivo, ma sostanzialmente abrogativo, risolvendosi - come nota esattamente il ricorrente - nella legittimazione della decettivita' del marchio oggetto del marchio al fine di rendere appetibile il prodotto. 2. Con il secondo motivo il nullità del marchio Ministero deduce ancora violazione dell'art. 18 n. 5 r.d. 929-1942, nonche' dell'art. 112 c.p.c., e omesso esame di un punto decisivo, sostenendo che, mentre potrebbero rimettersi alla valutazione del caso singolo gli effetti nullità del marchio dell'uso della lingua straniera nel marchio, sarebbe invece in ogni caso illegittima l'indicazione geografica non veritiera. Lamenta inoltre il oggetto del marchio ricorrente che la Commissione abbia omesso, sebbene richiesta, di decidere il merito, essendosi limitata ad una pronunzia meramente rescindente. Anche questo motivo va accolto, sia pure con la precisazione nullità del marchio oggetto del marchio che segue. L'affermazione della Commissione, secondo cui l'idoneita' a trarre in inganno va stabilita caso per caso, non meriterebbe censura se intendesse semplicemente significare che di volta in volta deve essere verificato oggetto del marchio nullità del marchio se la situazione di fatto raggiunga la soglia di applicabilita' del divieto di cui all'art. 18 n. 5 legge marchi (e' questo il normale procedimento di applicazione del diritto al fatto), ma e' invece censurabile se pretende significare oggetto del marchio che nullità del marchio la illegittimita' puo' essere in concreto esclusa dalla ricorrenza di supposte prassi giustificatrici come quelle sopra indicate. In ogni caso il motivo va accolto per quanto attiene al denunziato error in procedendo (omessa decisione nullità del marchio del merito). Il carattere meramente rescindente della pronuncia corrisponde, oggetto del marchio in via di massima, ai casi in cui la giurisdizione si esprime come controllo su un atto in base a motivi limitati, mentre il completo compimento del nullità del marchio giudizio corrisponde alle ipotesi in cui la cognizione del oggetto del marchio giudice mira all'accertamento di un diritto e di un rapporto giuridico. Orbene, la cognizione della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti sembra decisamente collocarsi nullità del marchio sul secondo versante. Cio' e' argomentabile, per un verso, dal carattere illimitato del gravame di cui si tratta, non condizionato alla deduzione di oggetto del marchio motivi limitati e tipici; e per altro verso dalla previsione di ampi poteri istruttori della Commissione (art. 54 del d.P.R. 8 maggio 1948 n. 795, contenente norme regolamentari in materia di brevetti per marchi nullità del marchio di impresa), evidentemente funzionali non ad un compito esclusivamente rescindente, ma alla esaustiva decisione sul oggetto del marchio merito della controversia. 3. Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione (tenuto conto della precisazione nullità del marchio di cui al punto che precede). La pronunzia impugnata va cassata e la causa rimessa alla oggetto del marchio medesima Commissione. 4. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nullità del marchio per quanto di ragione, cassa la decisione impugnata e rinvia oggetto del marchio alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti; compensa le spese del giudizio di oggetto del marchio cassazione. - Cosi' deciso in Roma il 16 marzo nullità del marchio 1992.
