Marchio sonoro

 

La sentenza da cui muoviamo il nostro ragionamento è stata pubblicata il 27 novembre 2003 e rappresenta un notevole contributo in tema di interpretazione della Direttiva 89/104/CE, “Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa”, la c.d “direttiva marchi”.

In tale caso la Corte è stata chiamata a decidere sulla ammissibilità di una registrazione di un segno sonoro come marchio, e la sua decisione si apprezza per la “modernità” delle scelte decisionali  e delle argomentazioni poste e per aver sposato, insieme alla chiave giuridica anche e soprattutto la c.d. chiave economica come base per le proprie motivazioni.

Certamente in un mondo ormai globalizzato, le imprese hanno bisogno di distinguere i propri prodotti o servizi in modo obiettivo ma anche di istantanea capacità identificativa da parte del pubblico. Da qui la ricerca sempre più pressante di nuove forme “individualizzanti” dello specifico prodotto e della specifica azienda, da qui il sorgere di  “nuovi” marchi finalizzati a soddisfare tali esigenze, che pongono l’operatore giuridico di fronte a scenari nuovi sia dal punto di vista della disciplina nazionale sia comunitaria.

La Corte di Giustizia Europea è stata attivata dalla Corte di Cassazione olandese che ha posto alcune questioni pregiudiziali circa l’interpretazione dell’art. 2 della Direttiva 89/104/CE.

Tali questioni erano sorte nell’ambito di una controversia tra una società olandese e un professionista in merito alla utilizzazione, da parte di quest’ultimo, di un segno sonoro già precedentemente registrato come marchio identificativo della società stessa presso l’Ufficio Marchi del Benelux.

Nello specifico si trattava di un pentagramma con le prime nove note della nota “Per Elisa” di Beethoven ed un segno, sempre sonoro, costituito dal canto di un gallo con una denominazione del canto di un gallo. La società inoltre aveva nel 1992 sviluppato un programma informatico specifico, destinato agli studi legali ed esperti in marketing, in base al quale ogni volta veniva lanciato il programma si sentiva il canto di un gallo.

Il professionista, operante in qualità di consulente aziendale nel settore della comunicazione proprio nel diritto della pubblicità e del diritto dei marchi, nel 1995 aveva intrapreso una campagna pubblicitaria nella quale veniva usata una melodia che riproduceva le prime nove note della composizione del famoso musicista per vendere un programma informatico che all’avvio riproduceva esattamente il canto di un gallo.

La società olandese proponeva ricorso per contraffazione di marchio e concorrenza sleale contro il professionista.

Nel 1999 il Tribunale olandese accoglieva la domanda attorea in tema di illecito civile, ma rigettava quella sul diritto di marchio, sottolineando che l’intenzione dei governi degli stati del Benelux fosse quella di negare la registrazione dei suoni quali elementi distintivi di marchi.

La società presentava allora ricorso per Cassazione. La Cassazione decide di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia Europea alcune questioni pregiudiziali, tra le quali: 1: a) l’art. 2 della Direttiva deve essere interpretato come ostacolo a che i suoni o i rumori possano essere considerati marchi; b) se no, la Direttiva allora implica che i suoni o i rumori possano essere considerati marchi. 2 a) se no, sub a) quali sono i presupposti, secondo la Direttiva, affinché un marchio sonoro sia suscettibile di riproducibilità grafica ex art. 2, e in che modo deve essere depositato questo marchio. Se i requisiti menzionati sub a) previsti dalla Direttiva siano soddisfatti qualora il suono o il rumore siano depositati in modo differente sotto forma di note musicali, di descrizione in parole sotto forma di una onomatopea, una descrizione in parole sotto altra forma, una riproduzione grafica come la trascrizione di un suono, un supporto sonoro allegato al formulario di deposito di domanda di marchio, un supporto digitale ascoltabile via internet, una combinazione qualsiasi tra queste possibilità, o altro sistema equipollente, e in caso affermativo, quale.     

Preliminarmente la Corte rileva che, in tema di acquisizione e di conservazione del diritto del marchio, le discipline dei singoli stati membri dovranno prevedere regole il più possibili uniformi tra loro, al fine di evitare il pregiudizio al singolo scambio di merci e/o servizi, o addirittura falsare la concorrenza.

La Direttiva 89/104/CE deve essere interpretata quindi in modo uniforme per quanto concerne l’individuazione dei segni oggetto di registrazione. L’art. 2 “Segni suscettibili di costituire un marchio d’impresa” contiene l’elenco dei segni previsti. Recita:“Possono costituire marchi d’impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”. L’art. 3 recita: “Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: a) i segni che non possono costituire un marchio di impresa; b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo.”

Secondo una Giurisprudenza consolidata della medesima Corte tale elenco di cui all’art. 2 della Direttiva non ha carattere esaustivo, perché qui si citano solo i segni che possono essere percepiti o percepibili visivamente e quindi rappresentati attraverso lettere o caratteri scritti o attraverso immagini. Di contra un segno, per poter essere registrato come marchio, deve essere suscettibile di riproduzione grafica ed atto a distinguere un prodotto di una impresa piuttosto che da quello di un’altra. Di fatto che l’art. 2 non abbia inserito nell’elenco i marchi sonori  non significa che debbano per questo essere automaticamente esclusi, ragionamento analogo tra l’altro è stato fatto anche per i c.d. marchi olfattivi. 

La Corte assume che i suoni o i rumori sono idonei, in linea di principio, ad essere registrati come marchi, purché aventi capacità distintiva di prodotti / servizi, senza creare confusione nel pubblico.

In altri termini i segni sonori, così come per i segni olfattivi, possono essere registrati come marchi quando sono di per sé idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e che siano suscettibili di rappresentazione grafica, attuabile attraverso immagini, linee o caratteri che siano chiari, precisi, completi ed esaustivi di per sé, facilmente accessibili, intelligibili, durevoli ed oggettivi.

Naturalmente bisogna che il richiedente specifichi nella domanda di registrazione che il segno depositato deve essere inteso come segno sonoro, in caso contrario non solo il pubblico, ma anche l’autorità di registrazione potrebbe essere indotta a ritenere che si tratti di marchio denominativo o figurativo. 

Per quanto concerne poi la rappresentazione grafica dei segni sonori la Corte afferma che “una mera riproduzione grafica come le prime nove note di “per Elisa” o “il canto di un gallo” difetta di precisione e chiarezza e non consente pertanto di determinare l’estensione della tutela richiesta.” Non è quindi idonea a costituire una riproduzione grafica di tale segno, ai sensi dell’art. 2 della Direttiva 89/104/CE.

Anche nel caso di una semplice onomatopea si deve rilevare l’indeterminatezza dell’oggetto della registrazione. Inoltre queste sono percepite in modo diverso a seconda della lingua, degli accenti di ciascun paese. In assenza quindi di qualsiasi altra precisazione questa non costituisce una riproduzione grafica del suono o del rumore che intende imitare.

In ultimo la Corte afferma che una sequenza di note priva di altre informazioni non costituisce una riproduzione grafica ai sensi dell’art. 2, poiché non è né chiara, né precisa e né completa. Un pentagramma invece, completo di chiave musicale, note e pause riproduce abbastanza fedelmente una sequenza di suoni che compongono la melodia di cui si chiede la registrazione, e tale modalità di riproduzione è conforme ai requisiti di cui sopra fissati dalla Corte.

In altri termini quindi,a chiusura del commento della vicenda in esame, ma si veda anche il marchio per il jingle per la Mc Donald’s International Company Ltd., il segno sonoro non può essere fissato come marchio se rappresentato graficamente mediante una mera descrizione consistente per esempio nelle note o in una semplice sequenza di esse, che compongono un’opera musicale conosciuta ovvero, mediante una semplice onomatopea senza alcuna ulteriore precisazione.

Se il segno sonoro, al contrario, è rappresentato graficamente mediante un pentagramma diviso in battute, chiave musicale e pause, soddisfa i requisiti richiesti dalla Corte ed essere quindi oggetto di registrazione come marchio.