Con riguardo ad un marchio "forte", per cui - diversamente da quanto avviene per il marchio "debole" - Non basta una minima differenza rispetto ad un altro marchio per escludere la contraffazione, non e' sufficiente d'altra parte una parziale coincidenza perche' sussista la sua contraffazione, dovendosi accertare a tal fine, trattandosi di marchio nominativo se, pur sussistendo parziali coincidenze di parole, di sillabe, di suoni, queste siano o no determinanti per creare confondibilita' tra i due segni distintivi presi nel loro insieme.
Sentenza della Cassazione
ANNO/NUMERO: 1990 07768 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Renato GRANATA Presidente " Paolo VERCELLONE Rel. Consigliere " Antonio SENSALE " " Vincenzo CARBONE " " Gian Carlo BIBOLINI " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da WELLA AKTIENGESELLSCHAFT - in persona del legale rapp. p.t. - elett. dom. in Roma Via Costabella n. 21 - c-o l'Avv. Leo De Dimone che la rappresenta e difende contraffazione giusta delega in atti. Ricorrente contro S.P.A. TOCCO MAGICO - in persona del legale rapp. p.t. - elett. dom. in Roma, via Santa Melania n. 9 c-o l'Avv. Giuseppe Ferri che la rapp. e difende giusta delega in atti. Controricorrente e contro PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Intimato Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma dep. il 16.4.1986 Udita la relazione del Cons. Dott. Vercellone; Udito per il ricorrente l'Avv. De Simone Udito il P.M. Dott. Sergio Ianni che ha concluso per il rigetto del ricorso. (N.D.R.: La discordanza fra i nomi delle Parti citate nell'intestazione e nel testo della sentenza e' nell'originale della sentenza). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Wella Aktinegesellshaft contraffazione e' titolare di diritto esclusivo su marchio "KOLESTON". Agisce per contraffazione di marchio e concorrenza sleale contro la spa Tocco Magico che e' titolare di altro marchio "COLOR-TON" usato per prodotti dello stesso genere di quelli della Wella. Tribunale di Roma e successivamente Corte d'Appello della stessa citta' hanno respinto la domanda della Wella. Questa Corte, con sentenza 13 giugno - 24 ottobre 1983 ha cassato la decisione della Corte di contraffazione Appello perche': a) era contraddittoria la motivazione la' dove da un lato aveva affermato che i due marchi avevano differente significato e dall'altro che il marchio di parte attrice era "forte", dunque privo di significato e attitudine descrittiva. b) era insufficiente la motivazione per quanto riguardava l'affermata dissimiglianza fonetica perche' non era stato fatto alcun riferimento agli accenti tonici e secondari delle due parole e delle sillabe su cui essi cadono. Il giudice contraffazione di rinvio (altra sezione della Corte d'Appello di Roma) ha respinto l'appello della Wella confermando dunque la decisione di primo grado. La Corte ha cosi' motivato. a) La contraddizione indicata dalla Cassazione non e' rilevante: e' solo apparente in quanto l'affermazione corretta e' quella per cui di certo tra le due parole non esiste confondibilita' per quanto contraffazione riguarda contraffazione il significato, appunto perche' il marchio Wella non ha alcun significato mentre quello Tocco Magico richiama le funzioni del prodotto marchiato. b) Esiste una assonanza nelle parti finali delle due espressioni. Ma il marchio di parte attrice non e' cosi' fortemente tipicizzante da escludere l'adottabilita' dei marchi altrui dotati della stessa contraffazione sillaba finale. Inoltre: b) 1 la sillaba finale del Color-ton e' una parola a se' stante che non ha nulla a che vedere con la sillaba finale "Ston" resa incisiva dal susseguirsi della s e della t. b)-2) La lettera iniziale del primo marchio e' K b)-3) il marchio Wella ha solo accento tonico sulla prima "o" e un accento secondario sulla seconda "o", il marchio Tocco Magico ha due accenti tonici, contraffazione l'uno sulla prima o di Color, l'altro sulla O di Ton, oltre ad un accento secondario sulla seconda "o" di Color. Il tutto foneticamente, accentua la distinzione rendendo ancor piu' veloce la pronuncia di Koleston e piu' lenta quella di Color-ton. La sentenza cosi' conclude: "Alla stregua di quanto sopra devesi rigettare l'appello in riassunzione su rinvio della Corte di Cassazione con la conseguente conferma della impugnata sentenza. Contro la decisione riportata, pronunciata contraffazione il 18.3. e depositata il 16-4-1986, la Wella ha proposto ricorso per cassazione: il ricorso e' articolato su tre motivi. Resiste la Tocco Magico con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo mezzo denuncia violazione degli artt. 70,71,72 cpc., 59 legge marchi (r.d. 21.6.1942 n. 929). La sentenza ed il procedimento sarebbero nulli in quanto negli atti processuali non vi e' traccia di comunicazione degli atti al P.M., comunicazione necessaria per rendere possibile il contraffazione necessario intervento. Il motivo e' infondato. L'art. 59 legge sui marchi legittima il P.M. a proporre azione di nullita' del marchio; ne consegue che il suo intervento e' necessario, ex art. 70 n. 1 cpc, nel corso dell'azione di nullita'. Non e' invece necessario quell'intervento nelle cause in cui non si fa questione di nullita' di marchi, come appunto in quella decisa dalla sentenza impugnata, ma si afferma e si nega che vi sia usurpazione e contraffazione di marchio. Col contraffazione secondo mezzo si denuncia falsa applicazione di numerose norme interne e contenute in convenzioni internazionali. Si sostiene da parte ricorrente che, essendo il proprio marchio "forte" anche una parziale imitazione costituisce contraffazione. Avrebbe errato la Corte di rinvio negando che l'assonanza fosse di per se' idonea a costituire contraffazione e contraffazione procedendo ad un esame eccessivamente analitico. Altro errore della sentenza starebbe nell'avere ritenuto rilevante la circostanza che il marchio Koleston non "e' portatore di alcun nucleo ideologico fortemente individualizzante", mostrando cosi' di non avere inteso il significato della contraffazione espressione "marchio forte". Si contesta infine il metodo seguito per la analisi delle simiglianze e divergenze fonetiche, e la correttezza della conclusione fondata su asserzioni - non provate - circa la presenza e la qualita' degli accenti esistenti sulle due parole. Possono essere prese in esame, preliminarmente e congiuntamente, le doglianze che riguardano la qualifica di "forte" relativamente al marchio di parte attrice. Queste sono infondate perche' presuppongono una contraffazione confusione sul concetto di marchio "forte", confusione d'altronde spiegabile per l'ambiguita' della espressione. Marchio forte e' espressione che abitualmente, e correttamente, si usa in contrapposizione a marchio debole: formule che fanno riferimento alla necessita', ex art. 18 n. 2 r.d. 21.6.1942 n. 929 (legge sui marchi), che la parola che si vuole contraffazione usare come marchio, sulla quale quindi si pretenda l'esclusiva, non coincida con la denominazione generica del prodotto e non consista in indicazioni descrittive del prodotto. Debole e' quel marchio che, pur non identificandosi con la denominazione generica, lascia tuttavia agevolmente trasparire quale prodotto contraddistingue. E' debole perche' contraffazione oggetto di esclusiva e' solo quella parte del marchio che si differenzia dalla denominazione generica, rimanendo logicamente utilizzabile da parte di altri l'altra parte, quella che appunto richiama la denominazione generica. La "debolezza" contraffazione sta nel fatto che il relativo titolare non puo' opporsi a che altri usino un marchio anch'esso poco distante dalla denominazione generica se questo secondo marchio, pur magari identico nella parte non distintiva, si differenzi per la parte monopolizzabile del marchio, parte che puo' pure essere di scarso rilievo. Forte, al contrario, e' il marchio che non rivela nulla del tipo di prodotto che contraddistingue: e' un segno opaco. Poiche' in esso non c'e' alcuna parola (si prende a paradisma il marchio denominativo) o parte di parola che richiami la denominazione generica del prodotto, nessuna parte contraffazione di esso potra' essere utilizzato da terzi sotto il profilo della libera e non monopolizzabile utilizzazione del linguaggio, cioe' delle parole che tutti usano nel linguaggio comune per identificare quel genere di prodotti. La "forza" del marchio, intesa in questo piu' diffuso significato, termina qui. Che il marchio sia "forte, in questo significato, non preclude contraffazione affatto che il giudice escluda la contraffazione perche' comparando questo marchio con l'altro rileva che i due segni non sono confondibili tra loro pur esistevano una o piu' parziali coincidenze. La preliminare affermazione che il marchio sia forte porta come sola conseguenza il corollario per cui non basta una anche minima differenza per escludere la contraffazione (come invece si deve affermare quando di e' in presenza di un marchio debole, cioe' generico o descrittivo). contraffazione Non porta invece automaticamente alla affermazione, come vorrebbe parte ricorrente, che e' sufficiente una parziale coincidenza perche' vi sia contraffazione. Anche in presenza di un marchio forte permane il diritto-dovere del giudice di esaminare se, pur sussistendo parziali coincidenze di parole, di sillabe, di suoni, queste siano o no determinanti per creare confondibilita' tra i due segni presi nel loro insieme. Questa comparazione ha fatto la Corte di Appello e, se contraffazione e' giunta ad escludere la confondibilita' e quindi la contraffazione a seguito di una sua insindacabile valutazione dei vari elementi e del marchio nel suo complesso, ha ragionato correttamente sulla scorta dei principi ormai recepiti in materia dei marchi. Pur correttamente, poi, ha escluso la contraffazione negando che il marchio di parte attrice avesse quel contraffazione particolare grado di originalita' per cui si e' soliti dire che si e' in presenza di un ambito di esclusiva che copre il "tipo" di marchio, onde si avrebbe contraffazione anche in presenza di variazioni pur non indifferenti che lasciassero pero' inalterato l'elemento fondamentale ed appunto specialmente originale che con particolare efficacia colpisce il contraffazione consumatore. Negando che sussistesse quella particolare originalita', come ha fatto, nuovamente nella sua valutazione di fatto insindacabile in questa sede, la Corte Romana ne ha tratto il corollario logico, conforme alla costante giurisprudenza: ha cioe' esaminato l'uno e l'altro marchio, ne ha messo in evidenza differenze (molte) e somiglianze (poche) ed contraffazione ha concluso per l'inesistenza della contraffazione sulla base dei criteri che si usano per confrontare due marchi per cosi' dire normali. Quanto alla contestazione circa una pretesa eccessiva analiticita'' nel confronto, e' da dire che la Corte di merito non poteva esimersene di fronte alla precedente sentenza di questa Corte Suprema che appunto contraffazione aveva mandato al giudice di rinvio di esaminare a fondo, e dunque analiticamente, la questione del suono delle due parole con particolare riferimento agli accenti tonici e secondari delle parole Koleston e Color-Ton. Ne' per passare all'ultima doglienza contenuta in questo secondo mezzo di gravame, puo' contestarsi la correttezza della valutazione relativamente alla pronuncia dei due nomi in questione. I giudici del merito sono ricorsi a nozioni di comune esperienza, contraffazione perche' ad altri elementi di prova non potevano ricorrere: essenzialmente alla circostanza, incontestabile, che il "Ton" del secondo marchio e' una sillaba a se', dunque con un proprio accento tonico principale, mentre lo "Ston" del secondo marchio fa parte della parola unica "Koleston" che, secondo le normali regole del linguaggio italiano contraffazione si dovrebbe pronunciare con l'accento tonico principale sulla "e", ma, secondo una consuetudine italiana con riguardo a parole che sembrino anglosassoni, con l'accento tonico sulla prima O. Il terzo mezzo, infine, (omessi esame e pronuncia di punto decisivo) addebita alla sentenza impugnata di non aver pronunciato sulla domanda per concorrenza sleale che aveva carattere di autonomia rispetto alla domanda per contraffazione del marchio. Ma anche questo contraffazione motivo e' infondato. Al di la' di ogni questione piu' generale circa la concorrenza delle due azioni (contraffazione di marchio e concorrenza sleale per uso dello stesso marchio che si ritiene contraffare quelle dell'attore) e' infatti da ritenere che l'unico punto di contestazione era, ed e' sempre stato nel corso del processo di primo e di secondo grado, se il contraffazione marchio Color-Ton era o no contraffazione del marchio Koleston. Non si e' mai accennato ad alcuna altra circostanza di fatto o di diritto per cui la spa Tocco Magico avrebbe tenuto comportamenti di contraffazione concorrenza sleale diversi dal fatto in se di usare quel marchio per i suoi prodotti. Sicche' quando i giudici di secondo grado (come gia' il Tribunale) hanno escluso che esistesse contraffazione, dunque hanno affermato che lecitamente la spa Tocco Magico aveva usato ed usava quel marchio, hanno anche implicitamente negato che a quella societa' fosse addebitabile alcun atto di concorrenza sleale. Infondati tutti i motivi, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza; gli onorari debbono essere liquidati in lire 2.000.000 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese contraffazione liquidate in L. 2.055.000 di cui L. 2.000.000 per onorari. Roma 8 marzo 1989
