Nullità

L'art. 78, secondo comma della legge sui brevetti, di cui al R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, disponendo che l'azione di nullita' del brevetto deve essere esercitata nei confronti di tutti coloro che risultano annotati nel registro apposito quali aventi diritto sul brevetto stesso, va inteso come idoneo a ricomprendere nel novero dei legittimati passivi, rispetto alla detta azione, aventi qualita' di litisconsorti necessari, anche quanti risultino, in tale registro, come precedenti titolari del brevetto, poi ceduto ad altri, solo in tal guisa potendosi assicurare anche a costoro, tenuto conto degli effetti retroattivi espressamente riconosciuti dalla legge alla declaratoria giudiziale di nullita' del brevetto, una adeguata tutela processuale della loro posizione di ex titolari. Ne consegue che la competenza territoriale in ordine alla domanda di nullita' proposta nei confronti dell'attuale e del precedente titolare del brevetto, puo' essere determinata con riguardo al foro di uno qualsiasi di tali litisconsorti necessari convenuti.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente " Paolo VERCELLONE Rel. Consigliere " nullità del marchio Pietro PANNELLA " " Giovanni OLLA " " Giancarlo BIBOLINI " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MAZZOCCO ANTONIO e S.P.A. METALTECNICA, in persona del suo legale rappresentante p.t. elettivamente  nullità del marchio domiciliato in Roma Via G.B. Vico n. 29 presso l'avv. Piero D'Amelio, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Giorgio Ferrari, giusta delega in atti. Ricorrenti contro BERGAMI ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma Largo del Teatro Valle 6, presso l'avv. Massimo Gatutti che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Mariacristina Rapinardi,  nullità del marchio giusta delega in atti. Controricorrente nonche' contro per integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Intimati per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 23.5.88-5.7.1988; Udita la relazione svolta dal Cons. Relatore Dott. Paolo Vercellone; Udito il P.M. Dott.... che ha  nullità del marchio concluso con il rigetto del ricorso; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Antonio Bergami ha citato l'11 aprile 1986 dinanzi al Tribunale di Roma Antonio Mazzocco quale titolare di un brevetto per invenzione industriale chiedendo  nullità del marchio che il giudice adito dichiarasse la nullita' di quel brevetto perche' privo del necessario requisito della novita'. Mazzocco era ivi citato anche se non residente in Roma in quanto aveva eletto domicilio in Roma presso il mandatario  nullità del marchio nominato quando aveva presentato domanda di brevetto. Il convenuto ha eccepito non essere legittimato passivo in quanto il 27 luglio 1983 (con atto comunicato al'ufficio centrale dei brevetti il 14.2.1984) aveva ceduto il brevetto alla societa' Metaltecnica. Segnalava che per quanto riguardava la Metaltecnica, il Tribunale di Roma era incompetente per territorio  nullità del marchio poiche' la societa' aveva sede a Castel di Sangro e, a seguito della morte del precedente mandatario, ne aveva nominato un altro, a Milano, con rituale comunicazione all'Ufficio di brevetti (la nomina del nuovo mandatario e' del maggio 1986). nullità del marchio  Bergami ha allora citato, sempre dinanzi al Tribunale di Roma, con atto notificato il 29 luglio 1986, la Metaltecnica, la quale ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma. Il Tribunale, riuniti i giudizi, ha dichiarato  nullità del marchio la propria competenza territoriale con sentenza non definitiva 23 maggio-5 luglio 1988, ora oggetto di ricorso per regolamento di competenza. La sentenza impugnata ha innanzitutto affermato la legittimazione passiva di Antonio Mazzocco. nullità del marchio  Tale affermazione ha motivato sulla base del disposto dell'art. 78 r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 (legge sui brevetti) secondo il quale "L'azione deve essere citata nei confronti di tutti coloro che risultano annotati  nullità del marchio nel registro dei brevetti quali aventi diritto sul brevetto". Secondo il Tribunale, l'inventore, che abbia ceduto ad altri il brevetto, e' legittimato passivo quale contraddittore necessario insieme all'attuale titolare del brevetto in quanto rimane titolare del diritto di paternita' dell'invenzione ed ha comunque un interesse anche patrimoniale rilevante a difendere la novita' della propria invenzione oltre che la sua qualita' di inventore; anche in considerazione della efficacia erga  nullità del marchio omnes della sentenza che dichiari la nullita' del brevetto (vedi ora art. 59 bis). Cio' premesso, "riconosciuta la legittimazione passiva dell'inventore Antonio Mazzocco" il Tribunale ha ritenuto che l'attore poteva scegliere il foro tra i due fori facenti capo ciascuno ad uno dei convenuti. Ne ha infine tratto il corollario per cui, citato bene Mazzocco a Roma in quanto a suo tempo aveva eletto domicilio in Roma presso il mandatario per la domanda di brevetto, il Tribunale stesso era competente per territorio a decidere sulla domanda di nullita' (anche quella proposta nei confronti della Metaltecnica).  nullità del marchio Contro la sentenza Antonio Mazzocco e la Metaltecnica hanno proposto regolamento di competenza. Antonio Bergami ha presentato memoria. Il Procuratore generale ha presentato le sue conclusioni scritte il 20 maggio 1989. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 75 legge sui brevetti. Sostengono che  nullità del marchio pur ipotizzando essere Mazzocco litisconsorte necessario nell'azione di nullita' del brevetto, egli comunque non poteva essere citato a Roma perche' la elezione di domicilio presso il mandatario aveva perso ogni efficacia dopo la cessione del brevetto e comunque perche' il cessionario aveva a sua volta eletto domicilio presso altro mandatario in Milano. nullità del marchio  Col secondo motivo denunciano violazione dell'art. 78 legge sui brevetti contestano che si versi in ipotesi di litisconsorzio necessario. Premettono che la decisione sul punto da parte del Tribunale e' premessa necessaria alla  nullità del marchio affermazione della propria competenza anche per la domanda proposta contro la Metaltecnica "non sussistendo alcun altro criterio possibile di spostamento della competenza se non quello della inscindibilita' della causa litisconsortile". Sostengono che litisconsorti necessari sono solo quelli che risultano annotati nel registro dei brevetti quali  nullità del marchio aventi diritto sul brevetto mentre tale non e' il solo inventore non piu' titolare di alcun diritto sul brevetto (la tutela dell'interesse alla paternita' e' indipendente dalla validita' del brevetto e dalla sua titolarita'). L'inventore, secondo i ricorrenti, potrebbe sempre intervenire in causa od anche essere chiamato in causa dal convenuto titolare del brevetto ma non si tratterebbe in nessun caso di litisconsorzio necessario. All'esame del ricorso vanno premesse alcune osservazioni in ordine al parere del P.G.. Il Procuratore generale afferma che la competenza territoriale in materia di azione per nullita' di brevetto e' inderogabile e dunque non puo' essere modificata per ragioni di connessione; che, d'altra parte, il Tribunale non poteva decidere in ordine alla legittimazione passiva di Mazzocco, dovendo prima decidere sulla competenza territoriale. Per corollario chiede che venga dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma relativamente alla domanda proposta contro Mazzocco in quanto costui e' convenuto nella sua qualita', pure contestata, di titolare del brevetto ed aveva eletto domicilio in Roma presso il suo mandatario ma la competenza del Tribunale di Milano in ordine alla domanda contro la Metaltecnica che ha eletto domicilio presso il mandatario in Milano. La tesi cosi' esposta non persuade. Da un lato si rileva che, se vera la tesi accolta dal Tribunale, si verserebbe in una ipotesi, quale appunto quella ex art. 78 legge sui brevetti, di litisconsorzio necessario ex lege, per cui uno ed un solo giudice deve pronunciarsi sulla domanda nei confronti di tutti i convenuti. E' ben vero che lo spostamento di competenza ex ar. 33 cpc non si verifica in caso di competenza territoriale inderogabile ma questa disposizione riguarda soltanto i casi di litisconsorzio facoltativo. D'altro lato occorre ricordare che l'affermazione del Tribunale circa la legittimazione passiva di Mazzocco quale autore dell'invenzione ed ex titolare del brevetto e' stata fatta proprio in funzione della decisione circa la propria competenza territoriale in ordine alla sue domande; si e' trattato dunque di una affermazione che poteva e doveva essere fatta e che in questa sede dovra' essere oggetto  nullità del marchio di controllo proprio perche' prodromica alla affermazione o negazione della competenza territoriale del Tribunale adito. Tanto premesso, si puo' per intanto stabilire che esattamente il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria competenza territoriale relativamente alla domanda proposta contro Mazzocco. Tale domanda ha per  nullità del marchio oggetto la dichiarazione di nullita' del brevetto nel presupposto iniziale della titolarita' di esso in capo appunto a Mazzocco. D'altra parte non e' contestato che al momento della citazione unico mandatario risultava appunto quello nominato dal Mazzocco all'epoca della presentazione della domanda di brevetto, presso il quale era stato eletto domicilio in Roma (il nuovo mandatario fu nominato dalla Metaltecnica nel maggio del 1986, la citazione a Mazzocco e' dell'aprile di quell'anno). Ne rileva la circostanza che quando fu fatta la citazione Mazzocco non fosse piu', in tesi, titolare del brevetto; come si e' detto, lui fu citato in tale sua qualita' ed in tale sua qualita' e in tale sua qualita' poteva benissimo essere citato del domicilio eletto in occasione della domanda di brevetto. Resta da stabilire se competente sia il Tribunale di Roma anche per la domanda proposta contro la Metaltecnica. La risposta positiva puo' essere data soltanto se si segue la tesi accolta dal Tribunale, che cioe' sussista litisconsorzio necessario a mente dell'art. 78 legge sui brevetti, nel senso che l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o nullita' di un brevetto deve essere esercitata in contraddittorio anche di coloro che sul registro dei brevetti risultando annotati come autore dell'invenzione o come precedente titolare del brevetto. La questione e' controversa in dottrina, non risulta ancora decisa da questa Corte di Cassazione. E' certo che contraddittori necessari sono tutti coloro che risultano annotati come titolari di diritti a contenuto minore di quello spettante al titolare, come ad esempio diritti di usufrutto e pegno ed anche di diritti a contenuto meramente obbligatorio; e si pensi a licenze esclusive o no, come sembrerebbe logico perche' da un lato, la legge non distingue, d'altro lato, l'art. 66 n. 2 legge sui brevetti prevede la trascrizione presso l'ufficio dei brevetti degli atti tra vivi che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti PERSONALI O REALI di godimento ......... concernenti i brevetti stessi. La ratio e' chiara. In caso di pronuncia di nullita' del brevetto, ora sempre con efficacia erga omnes ex art. 79 legge sui brevetti, quei diritti minori verrebbero travolti, risultando privi di oggetto. Ove sia pronunciata la nullita' di un brevetto, infatti, la posizione di coloro che dal titolare hanno acquistato diritti derivati non e' simile a quella di chi ha acquistato a non domino; e' infatti proprio l'inesistenza, ab origine, del bene oggetto del negozio giuridico, che viene accertata.  nullità del marchio E se codesta inesistenza viene accertata con sentenza passata in giudicato, le conseguenze sono immediate ed automatiche per tutti; nessuno puo' rimettere in discussione la nullita' cosi' pronunciata. E' dunque logico che anche i titolari di questi diritti derivanti siano presenti nel relativo giudizio, per essere in grado, difendendo la validita' del brevetto, di difendere anche i loro diritti che da quello derivano. Si tratta di una ipotesi di litisconsorzio necessario,  nullità del marchio con caratteristiche particolari rispetto alla ipotesi generale di cui all'art. 102 cpc. Non e' infatti che sia logicamente impensabile che sussista una sentenza dichiarativa della nullita' del brevetto con efficacia pur se soltanto tra le parti presenti al processo; ed infatti tale poteva essere la situazione, nell'ordinamento precedente, quanto il P.M. non aveva  nullità del marchio aderito alla richiesta attrice di declaratoria di nullita' (come invece, ad esempio, e' impensabile logicamente che una sentenza di nullita' di un matrimonio sia efficace solo nei confronti di uno dei due coniugi). Ma e' la legge che, per evitare situazioni complesse e certamente contrarie alla esigenza della chiarezza dei rapporti giuridici, ma soprattutto nullità del marchio  per proteggere gli interessi dei titolari di quei diritti derivati, ha voluto con norma espressa richiedere che "l'azione deve essere esercitata in contraddittorio di tutti coloro .....". Ma se questa e' la ratio, pare da ritenere che la medesima esigenza ricorra anche nei confronti di coloro che sul registro dei brevetti risultino come ex-titolari del brevetto, per averlo ceduto ad alti, essendone stati titolari, ab origine avendolo essi richiesto, o successivamente avendolo a loro volta acquistato dal primo titolare. Occorre tener conto della disposizione ex art. 59 bis, introdotta con la novella del 1979, disposizione che ha risolto nullità del marchio  legislativamente i dubbi dottrinari e giurisprudenziali sugli effetti della dichiarazione di nullita' del brevetto sui contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente a quella dichiarazione di nullita'. La decisione, stabilisce il nuovo art. 59 bis, ha effetto retroattivo; quei contratti non sono pregiudicati soltanto nella misura in cui  nullità del marchio siano stati gia' eseguiti; ma in questo caso il giudice, tenuto conto delle circostanze, puo' accordare un equo rimborso di importi gia' versati in esecuzione del contratto. E' quindi evidente l'interesse essenziale di coloro che hanno trasferito il brevetto a difendere la validita' del brevetto; sia per l'ipotesi in cui i relativi contratti non siano stati eseguiti anche solo in parte; sia anche per l'ipotesi di gia' avvenuta totale esecuzione, per l'eventualita' che su richiesta del cessionario  nullità del marchio del brevetto poi dichiarato invalido, il giudice gli accordi un equo rimborso di importi gia' versati in esecuzione del contratto, rimborso, com'e' ovvio, a carico del cedente. Questo interesse non apparirebbe sufficientemente protetto per la circostanza che il convenuto attuale titolare del brevetto possa a sua volta convenire in giudizio il suo  nullità del marchio dante causa, in garanzia; o che, come e' logico, il precedente titolare possa intervenire nel giudizio di nullita' in corso, giudizio che vede come parti principali l'attore e il convenuto titolare attuale del brevetto. Il verificarsi dell'una e l'altra delle circostanze e' meramente eventuale. Il titolare attuale del brevetto puo' non volere chiamare in causa il dante  nullità del marchio causa; costui puo' non essere a conoscenza del procedimento in corso: nell'uno o nell'altro caso puo' ben succedere che la sentenza dichiarativa della nullita' passi in giudicato con efficacia erga omnes e dunque il dante causa si trovi gravemente pregiudicato nell'ipotesi che il cessionario intenda agire sul presupposto della nullita' del brevetto  nullità del marchio gia' al momento della stipulazione del contratto di cessione. L'unico modo per evitare questo serio pregiudizio e' assicurare la presenza necessaria al giudizio tra attore e convenuto attuale titolare del brevetto anche di coloro che in precedenza ne sono stati titolari e poi lo abbiano trasferito. Ritiene dunque questo Collegio che la formula ex art. 78 comma 2 della legge sui brevetti vada  nullità del marchio intesa nel senso che l'azione di nullita' debba essere esercitata in contraddittorio anche di coloro che risultano annotati nel Registro dei brevetti come precedenti titolari del brevetto, per averlo in precedenza ceduto ad altri.  nullità del marchio Questa affermazione prescinde dall'esame dell'ulteriore problema se contraddittore necessario ex art. 78 c. 2 legge sui brevetti debba anche essere l'autore dell'invenzione pur se mai stato titolare del brevetto, avendo egli ceduto il diritto al brevetto prima della presentazione della domanda o per trovarsi egli nella situazione ex Art. 23 segg. stessa  nullità del marchio legge. La soluzione di questo problema non e' infatti necessaria per questa controversia, risultando, come si e' visto, che Mazzocco e' stato a suo tempo anche titolare dei diritti patrimoniali sul brevetto da lui ottenuto e ne ha fatto  nullità del marchio cessione alla Metaltecnica. MOTIVI DELLA DECISIONE Ne consegue la competenza territoriale del Tribunale di Roma anche per quanto riguarda la domanda proposta nei confronti della Metaltecnica. Questa e Mazzocco sono ambedue contraddittori necessari; l'attore puo' scegliere, per convenire entrambi, quel giudice che sarebbe competente ove ne  nullità del marchio convenisse l'uno o l'altro. Ed infatti, il giudice territoriale competente in funzione dell'azione proposta contro uno qualunque dei contraddittori necessari, dovrebbe comunque disporre l'integrazione del contraddittorio dinanzi a se', pur se altro sarebbe stato il giudice competente ove l'azione fosse stata proposta contro un altro dei contraddittori  nullità del marchio necessari. Va quindi rigettato il ricorso proposto da Antonio Mazzocco e dalla societa' Metaltecnica spa, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Roma. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Roma. Compensa tra le parti le spese di questo procedimento.  nullità del marchio Cosi' deciso in Roma il 2 luglio 1990.

 

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